Resolución y proceso en la disputa entre ADIDAS y SHOE BRANDING.
La marca ADIDAS perdió este pasado miércoles 19 de Junio de 2019 la exclusividad de la que disponía para prendas de ropa, basadas en sus famosas tres barras equidistantes en cualquier dirección. A partir de ahora, cualquier firma podrá hacer uso de ese símbolo sin prejuicio de su marca.
Para entender esta derrota de la compañía alemana, hay que remontarse al año 2009, donde la firma belga SHOE BRANDING EUROPE intentó registrar dos marcas, pertenecientes a calzado deportivo y de seguridad (clases 25 y 9 respectivamente), frente a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
Para añadir mas distintividad a su solicitud, definió el signo de su diseño como: “La marca es una marca de posición. La marca consiste en dos líneas paralelas colocadas en la superficie exterior de la parte superior de un zapato. Las líneas paralelas salen del borde de la suela de un zapato y se inclinan hacia atrás hasta la mitad del empeine de un zapato. La línea de puntos marca la posición de la marca y no forma parte de la marca”.
Diseño SHOE BRANDING EUROPE:
La firma alemana presentó oposición tan pronto como la solicitud fue publicada, definiendo su marca: “La marca se compone de tres barras paralelas de la misma longitud y del mismo ancho incorporadas al calzado; las barras están colocadas en la parte superior del calzado, en la superficie entre los cordones y la suela”.
Diseño ADIDAS:
A su vez, alegaba que se trataba de un signo con gran parecido al suyo y por supuesto, justificando que su marca fue registrada con mucha anterioridad a la marca solicitada. Este hecho de similitud, podría provocar ventaja desleal del carácter distintivo, pudiendo aprovecharse de la fama de su marca.
Este recurso fue desestimado el 22 de Mayo de 2012, por la División de Oposición y también el 28 de Noviembre de 2013, en segunda instancia, por la EUIPO, alegando que las marcas eran globalmente diferentes. Fue el Tribunal de Justicia, en última instancia, el que anuló la sentencia de la EUIPO refiriéndose al artículo 8, apartado 5 del Reglamento nº. 207/2009, por estos motivos:
• Similitud entre las marcas en conflicto
• Identidad de los productos designados por ellas
• Notoriedad de la marca prioritaria
• Aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca prioritaria, sin justificación
Obligando entonces a resolver de nuevo el caso, que finalmente falló a favor de ADIDAS, denegando las marcas a la firma SHOE BRANDING EUROPE, condenando también a costear todas las costas del juicio.
Aquí os dejamos la sentencia íntegra de todo el proceso:
Fue entonces cuando la firma alemana, en previsión de posibles futuros problemas como el acaecido, decide registrar el 21 de Mayo de 2014 su marca figurativa con la siguiente descripción: “La marca consiste en tres bandas equidistantes paralelas de igual anchura aplicadas al producto e cualquier dirección.”
Ese registro es concedido en primera instancia, pero es entonces cuando SHOE BRANDING EUROPE decide interponer una acción de nulidad de marca, siendo admitido el recurso y anulando el registro justificando su decisión en la carencia de distintividad en el diseño.
ADIDAS decide recurrir al Tribunal General de la UE que resuelve, citamos literalmente, de la siguiente manera: “En estas circunstancias, los diferentes elementos de prueba presentados por la recurrente, incluso apreciados globalmente, por una parte, no permiten demostrar un uso de la marca controvertida en el conjunto del territorio de la Unión y, por otra parte, “no bastan, en cualquier caso, para demostrar que, como consecuencia de dicho uso, la marca controvertida sea capaz de identificar en todo ese territorio a los productos para los que fue registrada y, por tanto, de distinguir a dichos productos de los de otras empresas”.
Añadiendo además, “cuando se trata de una marca muy simple, incluso pequeñas modificaciones de dicha marca pueden constituir variaciones significativas, de modo que la forma modificada no podrá considerarse globalmente equivalente a la forma registrada de dicha marca. en efecto, cuanto más simple es una marca, menos posible es que tenga un carácter distintivo y más probable es que una modificación de esa marca afecte a una de sus características esenciales y altere de ese modo la percepción que de tal marca tiene el público relevante”.
Dando por zanjada con esta resolución, un caso que ha durado más de una década y cuya resolución deja muy tocado a la marca alemana.
Desde este otro post, aconsejamos las diferentes opciones que tenemos para poder registrar una marca tanto en el diseño del logo, como en la denominación de esta.
